专利申请的单一性规定、分案申请(6)

   2.2.2.3 从属权利要求的单一性
    根据本章第2.2.1节(5)所述的原则,凡符合专利法规定的从属权利要求,与其所引用的独立权利要求之间不存在缺乏单一性的问题,即使该从属权利要求还包含着另外的发明。
    例如,一项独立权利要求是一种生产铸铁的新方法。在一个具体的实施例中,提出了在某一温度范围内按所说的方法生产铸铁。在此情况下,对该温度范围可撰写一项从属权利要求,即使在独立权利要求中没有提到温度,也不应当对该从属权利要求提出缺乏单一性意见。
    又如,权利要求1是制造产品A的方法,其特征是使用B为原料;权利要求2是按照权利要求1制造产品A的方法,其特征是所述的原料B是由C制备的。由于权利要求2包含了权利要求1的全部特征,所以,无论由C制造B的方法本身是否是一项发明,均不能认为权利要求1与2之间缺乏单一性。
    再如,权利要求1是一种汽轮机的叶片,其特征在于该叶片有某种特定的形状;权利要求2是按照权利要求1所述的汽轮机叶片,其特征是该叶片是由合金A制造的。在该例中,即使合金A是新的,它本身可构成一项独立的发明,且它在汽轮机叶片中的应用是有创造性的,也不应当对权利要求2与权利要求1之间的单一性提出意见。
    应当注意,在某些情况下,形式上的从属权利要求,实际上是独立权利要求,有可能存在缺乏单一性的问题。例如,权利要求1是一种接触器,具有特征A、B和 C;权利要求2是一种权利要求1的接触器,而其中特征C由特征D代替。由于权利要求2并没有包括权利要求1的全部特征,因此不是从属权利要求,而是独立权利要求。应当按照同类的独立权利要求的单一性审查原则来判断它们的单一性。
    在一项独立权利要求因缺乏新颖性、创造性等原因不能被授予专利权的情况下,其从属权利要求之间有可能存在缺乏单一性的问题。
    例如:
    权利要求1:一种显示器,具有特征A和B。
    权利要求2:权利要求1所述的显示器,具有另一特征C。
    权利要求3:权利


要求1所述的显示器,具有另一特征D。
    (1) 第一种情况:与现有技术公开的显示器相比,权利要求1所述的具有特征A和B的显示器具有新颖性和创造性。
    说明:权利要求2和3是进一步限定权利要求1保护范围的从属权利要求,因此,权利要求1,2和3具有单一性。
    (2) 第二种情况:从两篇现有技术文献的结合来看,权利要求1所述的显示器不具有创造性。而特征C和D分别是对现有技术作出贡献的技术特征,并且两者完全不相关。
    说明:由于权利要求1不具有创造性而不能授予专利权,剩下的权利要求2和3实际上应视为独立权利要求来确定其是否具有单一性。而权利要求2中的特定技术特征C与权利要求3中的特定技术特征D不相同也不相应,因此,权利要求2和3无单一性。
   3.分案申请
 
    3.1 分案的几种情况
    一件申请有下列不符合单一性情况的,应当要求申请人对申请文件进行修改(包括分案处理),使其符合单一性要求。
    (1) 原权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上发明。
    原始提交的权利要求书中包含不属于一个总的发明构思的两项以上发明的,应当要求申请人将该申请限制至其中一项发明(一般情况是权利要求1所对应的发明);对于其余的发明,申请人可以提交分案申请。
    (2)在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不符合单一性。
    在审查过程中,申请人在修改权利要求时,将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中或替换原独立权利要求,而该发明与原权利要求的发明之间缺乏单一性。在此情况下,审查员应当要求申请人将后增加的发明从权利要求书中删除。申请人可以对该删除的发明提交分案申请。
    (3) 独立权利要求之一缺乏新颖性或创造性,其余的权利要求之间缺乏单一性。
    某一独立权利要求(通常是权利要求1)缺乏新颖性或创造性,导致与其并列的其余独立权利要求之间、甚至其从属权利要求之间失去相同的或者相应的特定技术特


征,即缺乏单一性,因此需要对申请作分案处理。例如,一件包括产品、制造方法及用途的申请,经检索和审查发现,产品是已知的,其余的该产品制造方法独立权利要求与该产品用途独立权利要求之间显然不可能有相同或者相应的特定技术特征,因此它们需要分案申请。
    上述情况的分案,可以是申请人主动要求分案,也可以是申请人按专利局要求而分案。应当指出,由于分案申请是申请人自愿的行为,所以审查员只需要求申请人将不符合单一性要求的两项以上发明改为一项发明,或者改为属于一个总的发明构思的两项以上发明,至于修改后其余的发明是否提交分案申请,完全由申请人自己决定。
    另外,一件申请可以提出一件或者一件以上的分案申请,一件分案申请本身又可以再分出一件或者一件以上的分案申请。这主要取决于实际的需要和可能。

    3.2 分案申请应当满足的要求
   分案申请应当满足如下要求。
   (1) 分案申请的申请人
分案申请的申请人应当是原申请人或其受让人、继承人。分案申请中的发明人也应当是原申请中的发明人或者是其中的一部分成员。
   (2) 分案申请的时间
    在专利局认为申请不符合单一性规定的情况下,申请人应当在审查意见通知书中指定的期限内,将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明的构思的几项发明。从原申请中分出来的一项或者几项发明是否提交分案申请,这是申请人的自愿行为。根据专利法实施细则第四十二条的规定,申请
细则42.1及54.1
    人可以在收到专利局对该申请案作出授予专利权通知之日起两个月办理登记手续的期限届满之前,向专利局提出分案申请;因此,申请人可以在收到专利局发出授予专利权的通知之前提出分案申请,也可以自收到授予专利权的通知之日起两个月内提出分案申请。
    同样,申请人的主动分案,可以在收到专利局发出授予专利权的通知之前提出,也可以自收到专利局发出授予专利权的通知之日起两个月内提出。
细则42.1
      但是,需要注意的是,专利申请已经被驳回且已


生效、或者已经被撤回或者视为撤回但尚未恢复的,就不允许再提出分案申请。  
    (3) 分案申请的类别
    专利法实施细则第四十二条第三款规定,分案申请不得改变原申请的类别。即发明的分案申请仍然是发明;实用新型的分案申请仍然是实用新型。否则,该分案申请将作为新申请处理。
    (4) 分案申请的文本
    分案申请应当在其说明书的开头,即发明所属技术领域之前,说明本申请是哪一件申请的分案申请,并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称。
    在提交分案申请时,应当提交原申请文本的副本;要求优先权的,还应当提交原申请的优先权文件副本。
   (5) 分案申请的内容
   分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则,应
细则53 (4)
当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定为理由驳回该分案申请。
    (6) 分案申请的说明书和权利要求书
    分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明;而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如,分案前原申请有A、B两项发明;分案之后,原申请的权利要求书若要求保护A,其说明书可以仍然是A和B,也可以只保留A;分案申请的权利要求书若要求保护B,其说明书可以仍然是A和B,或者也可以只是B。

   3.3 分案的审查
    在一件申请需要分案的情况下,对分案的审查包括对分案申请的审查以及对分案以后的原申请的审查,应当依据专利法实施细则第四十二条和第四十三条进行。
(1) 根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定,分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则,审查员应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改,则审查员可以根据专利法实施细则第五十三条第(四)项的规定,以不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定为理由驳回该分案申请。
     (2) 根据专利法实施细则第四十二条第二款的规定,一件申请不符合专利法第三十一条和专利法实施细则第三十五条的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改。也就是说,在该期


限内将原申请改为一项发明或者属于一个总的发明构思的几项发明。同时应当提醒申请人注意:无正当理由期满未答复的,则该申请被视为撤回;无充分理由对原申请不改为具有单一性的申请的,审查员可以按申请不符合专利法第三十一条第一款的规定为理由驳回该申请。同样,对于原申请的分案申请不符合单一性规定的,也应当按上述方式处理。
    (3) 除了依据专利法实施细则第四十二条和第四十三条进行审查之外,其他的审查同对一般申请的审查一样。